СИП ввел третий порядок расчета компенсации

Истец обратился с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков в двукратном размере стоимости права пользования товарными знаками. При этом право пользования товарными знаками было определено истцом в размере выручки подателя жалобы от оказания им медицинских услуг под вывеской (иными средствами идентификации) с обозначением, ранее признанным судами сходным до степени смешения с товарными знаками истца.

Суды частично удовлетворили иск, снизив размер компенсации до 10 млн. руб.

Суд по интеллектуальным правам отклонил кассационную жалобу ответчика, оставив в силе оспариваемые судебные акты. Посчитал, что довод ответчика о неправильном толковании судами понятия «стоимость права пользования товарным знаком» - это вопрос факта, не относящийся к компетенции кассационного суда.

Суд по интеллектуальным правам, представляется, ошибочно отнес к вопросам факта вопрос права – определение (толкование) указанного в ч. 4 ГК РФ термина (понятия) «стоимость права пользования товарным знаком».

Суды ошибочно определили стоимость права пользования товарными знаками через выручку от оказания услуг с использованием товарных знаков, а не через размер роялти по 353 заключенным истцом договорам коммерческой концессии.

Потребители пользуются услугами медицинского центра не (или, по крайней мере, не столько) из-за его названия, сколько из-за наличия у него лицензии на оказание медицинских услуг, квалифицированного медицинского персонала, качественного оборудования и удобства расположения.

При принятом же судами подходе, получается, что потребитель платил ответчику не столько за медицинские услуги, сколько за, так сказать, приобщение к бренду «GEMOTEST», не являющемуся общеизвестным товарным знаком, что, конечно же, абсурдно.

Суды по сути вошли в компетенцию законодателя, одобрив не предусмотренный законом третий порядок расчета компенсации – в виде двукратной выручки от оказания услуг (выполнения работ) с незаконным использованием товарного знака.

Сохранение такой правовой позиции приведет к плачевным результатам. Правообладатель будет взыскивать теперь не компенсацию до 5 млн. руб. или в двукратном размере стоимости права пользования товарным знаком в виде роялти по заключенным им договорам о передаче товарного знака в пользование (лицензионный договор, договор коммерческой концессии), а в виде двукратного размера выручки от оказания услуг (выполнения работ), что неизбежно приведет к банкротству ответчика и является поэтому чрезмерным средством защиты, противоречащим принципу гражданского права (законодательства) – восстановление нарушенного права.

Получается, что правообладателю невыгодно заключать договоры о передаче товарного знака в пользование, так как размер платы за это принципиально всегда меньше выручки от деятельности с использованием товарного знака в силу необходимости извлечения прибыли, то есть превышения над себестоимостью, где товарный знак – часть себестоимости.

Правообладателю несоизмеримо выгоднее взыскать компенсацию в виде двукратной выручки нарушителя.

Таким образом, данная правовая позиция порождает стремление правообладателя не к легальному пользованию его товарным знаком, а к нарушению прав на него и стремлению получить двукратную выручку от ВСЕЙ предпринимательской деятельности ответчика, где товарный знак – лишь один (и, как правило, не главный) инструмент извлечения прибыли.

Так, к примеру, если появится авиакомпания «Аэрофлот+», то компенсация с нее может быть взыскана не в размере 5 млн. руб. или двукратного размера роялти, а в виде двукратной выручки от продажи авиабилетов и платы за перевозку грузов. Хотя при этом очевидно, что несравненно бОльшую роль в извлечении прибыли здесь сыграло не нанесенное на самолеты обозначение «Аэрофлот», а наличие самих самолетов, топлива в них, обученного персонала и т.д.

Суды ввели тем самым уникальную противоречащую гражданскому праву (законодательству) меру ответственности – присуждение не только всего полученного, но и в двукратном размере.

Тогда как такой меры ответственности в принципе нет в законодательстве РФ в виду ее явной чрезмерности и несоразмерности.

В связи с чем, неверно приравнивать стоимость права пользования товарным знаком к размеру выручки от оказания услуг с использованием товарного знака (от оказания медицинских услуг под вывеской (иными средствами идентификации).

Суд первой инстанции ошибочно истолковал правовую позицию в постановлении ПВАС РФ от 02.04.13 по делу № А42-5522/2011: на самом деле эта правовая позиция заключается не в том, что стоимость права пользования товарным знаком во всех случаях – это выручка от оказания услуг с использованием товарного знака, а в том, что данный способ расчета компенсации применим не только к обороту товаров с незаконным использованием товарных знаков, но и к оказанию услуг (выполнению работ) с незаконным использованием товарных знаков, о чем возражал ответчик в том деле.

Суд первой инстанции ошибочно посчитал случаи в Деле и постановлении Президиума ВАС РФ аналогичными (стр. 6 решения).

В рассмотренном же ПВАС РФ деле у истца не было ни одного лицензионного договора, поэтому при определени стоимости права пользования товарным знаком иначе чем через выручку от оказания услуг с использованием товарного знака нельзя было применить правовую позицию из пункта 43.4 совместного постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 No 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование, то при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения) – определить размер компенсации через двукратный размер вознаграждения по лицензионому договору (или иному договору о праве пользования товарным знаком).

В настоящем же деле согласно открытым данным сайта Роспатента у истца заключено (было заключено) 353 договора коммерческой концессии по трем спорным товарным знакам. Таким образом, передача истцом в пользование спорных товарных знаков по договорам коммерческой концессии является для него широко распространенной практикой.

Поэтому в данном случае стоимость права пользования товарным знаком – это определенная правообладателем (истцом) стоимость права пользования товарными знаками по многочисленным заключенным им договорам коммерческой концесии – 1,18% от выручки от оказания медицинских услуг, то есть в данном случае 475 239,02 руб. (двукратная стоимость права пользования товарными знаками – 950 478,03 руб.).

Этот подход соответствует правовой позиции в Постановлении ПВАС РФ от 20.11.2012 N 8953/12, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

При правомерном использовании подателем жалобы товарных знаков истца истец получил бы от подателя жалобы 475 239,02 руб. Двукратная стоимость составляет 950 478,03 руб. (двукратная стоимость права пользования товарными знаками по заключенным истцом договорам коммерческой концессии).

Суды же присудили почти в 10 раз больше, что является не восстановлением нарушенных прав, а представляет собой по сути недобросовестное обогащение.

Хочется услышать мнение коллег. Может, я действительно не прав, ругая здесь СИП?!

Ранее я неоднократно публично говорил, что не факт, что есть хорошо, что СИП, как правило, стал открещиваться от вопросов факта, все более расширяя это понятие. Теперь, на мой взгляд, и явный вопрос права отнесен им к вопросам факта.